导读：2017强国知识产权论坛6月2-4日在北京国家会议中心举行，本文是贝克麦坚时·奋迅律师事务所联营办公室李澜顾问在企业分论坛上的演讲稿。在全球化环境下，越来越多的中国企业要走出去。贝克麦坚时·奋迅李澜女士从美国专利诉讼、美国国际贸易委员会337调查、中美诉讼制度之比较等方面与我们分享中国企业在美国涉讼时需要注意以下几点：一，美国法院的一审诉讼尤为重要，要做好充分的准备，因为美国二审法院通常只进行法律审查，而不再接受事实审查。二，337的调查从立案到最终裁定通常在1年内完成。这就需要中国公司，知识产权的专业人士和律师快速应对。三，接受337调查被申请人对象范围广，只要进口产品对美国行业的正当权益造成威胁，此产品权利人及其配件商，都有被接受337调查的可能。四，应当重视美国陪审团在专利案件审判中起到的作用，中国企业应与美方经验丰富的跨境诉讼律师团队合作。五，由于美国的对抗诉讼制度，导致如被告不应诉而缺席判决的话，裁判结果会对被告很不利，而且会对日后的关联诉讼有负面影响，所以中国企业应当积极应诉。

演讲整理稿：

李澜：我曾经在上海高级人民法院知识产权审判庭从事16年的审判工作，包括专利、商标、版权、软件、域名、不正当竞争、反垄断纠纷、商事合同纠纷等领域的争议案件。并参与了1994年，北京、上海和广东三地的高级法院筹建知识产权审判庭工作。大家也可以有目共睹20多年来的知识产权司法审判的发展历程。

    2010年以后，我加入了美国贝克麦坚时律师事务所，还是从事知识产权专业的服务，这样的一个平台，应该说是一个更国际化的平台。所以我今天非常荣幸，可以和大家一起来交流分享。

    我今天的主题方向，是想基于我在中国长期从事知识产权司法审判的背景，来和美国的专利纠纷和337调查进行比较，他们的制度和我们的审判程序、制度有什么样的不同，为什么不同。这些信息是我们中国的同行，尤其是企业的知识产权律师，需要着重了解的。

    我在贝克麦坚时·奋迅的工作，一部分时间放在中国知识产权的诉讼法律服务，另一部分时间是和美国团队对中国的企业在美国地区知识产权的争端解决进行法律服务。今天我的演讲内容，由于时间的限制，会尽快把一些要点突出给各位。一部分是要讲一下337调查，这是在美国非常有特色的一个调查制度。中国的企业在走出去，产品进入美国市场的时候，很有可能会遭遇一个337知识产权方面的侵权调查，这样的一个程序是准司法程序。

    第二块涉及知识产权专利的纠纷，主要是民事诉讼，在美国专利诉讼的特点以及程序方面和中国诉讼的比对。

先看一下概念。在美国，处理专利纠纷的机构如下：

最下面一排就是一审处理专利纠纷的司法机构和美国国际贸易委员会，美国国际贸易委员会是一个准司法机构。左边是联邦地区法院。在美国，所有专利的一审侵权案件，是由美国地区联邦法院审理的。联邦地区法院在全美有94个，但是由于管辖上面，原告会有目的性地对有管辖权的法院进行选择性起诉，所以实际上是专利侵权一审案件大量集中在了某几个联邦地区法院，下面会介绍。

    第二是337调查。如果向美国进口的产品，侵犯了申请人在美国的知识产权的投诉，申请人提起337调查的，是由位于华盛顿的美国贸易委员会来审理。

    第三部分就是美国的专利商标局专利审查与上诉委员会，相当于我们中国知识产权局和专利复审委对专利的审查和授权，然后是后期的关于专利复审的过程。

    这三个机构的一审判决或者是决定，其上诉的机构是美国联邦巡回上诉法院。在华盛顿，由这个上诉法院专门审理专利诉讼二审的案件，就这方面来讲，其地位相当于美国的最高的专利纠纷审判机构，相当于中国的最高人民法院。大家要注意一点，大部分的专利案件实际上到不了美国最高法院。因为美国也是采取二审终审制，所以一审以后任何一方提出上诉，那就是到了联邦巡回上诉法院，所以大部分案件二审以后就终局生效了。案子到美国最高法院，是相当于提出再审申请，而最高法院对案件有一个遴选过程，认为案件和焦点问题重大，值得由最高法院再审的，才会决定进入再审（实际上能够被最高法院同意进入再审的比例，少之甚少）。进入再审以后，再经过开庭听证，然后得出判决的结果。实际上，要改变二审判决的结果是有相当难度，比例不高，从程序上大家应有这样一个了解。

    在美国的一审审理的程序尤其重要，因为在美国的司法制度当中，他们的一审程序是一个事实审和法律审。在二审程序当中，上诉法院法官主要承担法律审的角色。也就是说，如果在一审的时候，由于中国公司没有应诉，或者在正确应对的时候，没有做充分准备的情况下，到了二审程序，即便对事实层面要进行补充，二审上诉是通常不会接受事实审查的，也就是说在程序上面，我们中国的企业要尤其关注这一点，这一点跟中国的法院有一些不同。中国的法院到了二审可能对一些关键的证据，如果这个关键证据能够影响到案件的法律判断，法院还是会对事实证据进行采纳，但是在美国这个程序是没有的。

337调查，我简单说一下，它的程序非常快，通常整个时间节点从立案，从申请人的提出调查申请，贸易委员会经审理同意启动这个立案程序30天，然后到最后的证据开示，庭审，到最后的裁定，通常是在一年之内就能完成的。这个程序比较快，和联邦法院的民事诉讼专利审理速度来比更加的快捷。同时它里面的程序，证据开示、开庭等都是和司法程序相当地接近。

我们中国公司要注意了，一旦接到337调查，我可能要强调一下第二点，就是一个送达的问题。大家如果参与过涉外的民事诉讼，知道法院会有一个送达程序。打个比方，如果说在中国法院，或者说在美国法院，如果美国公司要使我们中国公司做被告，在美国法院立案了以后，他首先要经过一个司法送达程序。因为中美都是海牙公约的成员国，根据公约规定，法院的传票、立案，原告的起诉状和证据材料以及翻译文本，需要通过一个合法的途径来转递。我们现在是通过外交途径来进行送达，指定了送达公司来执行，这个送达基本上在4到6个月内完成。同司法送达程序相比，337调查是不需要通过海牙公约规定的正式送达，也就是说，只要申请人提出337调查申请，在美国贸易委员会的官网上公布申请人337调查申请开始，就视为完成了通知义务，这个方面中国企业一定要注意。因为我们准备的时间非常少。从申请到立案30天，在30天我们要完成答辩，要准备一个初步的答辩证据，这些都要求我们中国公司，我们知识产权的专业人士和律师应对的速度非常之快。

这是一个进度表，基本节点上的时间我已经提到了。

有关申请337调查的条件，在什么情况下申请人可以提出337的调查，实际上标准较容易达到。首先申请人在美国具有与涉案知识产权有关的国内产业。专利、注册商标、商业秘密，这些都可以成为337调查的法律依据。只要申请人提出被申请人有向美国进口涉案商品、进口的产品行为存在侵权，对美国相关行业造成了损害和威胁，就足以构成337调查这样一个初步的申请。

我还想强调一点，目前大家都知道，很多中国企业认为只有其终端产品进入美国的，才需要对337调查程序有所了解。事实上，只要是配件出口到了美国，都可能会引发337调查。我们知道专利的诉讼，只要是这个配件支持了产品出口到美国，生产配件的中国企业也是能够列为被申请人的。被申请人范围非常宽，可以几十家。比如去年美国钢铁协会提出对中国30多家中国钢铁生产公司，针对包括上海的宝钢、北京的首钢等，都提起了337调查。

    337调查这几年的一个趋势是，它已经从一个典型的知识产权侵权，比如说专利侵权纠纷，已经延伸到了商业秘密纠纷。这些提起337调查的案件在管辖上面，美国贸易委员会采取了管辖权扩张的姿势。这一点我可以说一下我的个人观察，美国的市场，美国这个社会与我们的文化、意识形态、法律制度、诉讼体制，包括美国法律职业体之间，与国内差异很大，事实上也确实如此。

    如果关注美剧的观众，关注美国的法制新闻，可以看到，美国的诉讼制度、法律制度，它基本上是用长臂管辖原则来处理国际争端解决的程序问题。同样的这类案件，如是在中国法院起诉，很有可能，中国法院会说侵权行为不发生在中国，所以我们中国法院没有管辖权。但是同样的事实，如果发生在美国，美国联邦法院或者是ITC国际贸易委员会会认为，美国具有管辖权，这个在很多领域大家都会有所感觉，这是他们社会的一个文化，法律文化也是如此。

    所以在这个案子里面，法官在判词里写到，他认为中国的企业的涉嫌商业秘密侵权行为，即便发生在中国，只要他这样一个不正当的窃取商业秘密的行为的后果影响到美国产业的正当的权益，他认为国际贸易委员会同样有管辖权，同样做出的结果是对这个产品进行排除，不许进口。另一个值得关注的是，在这个案子里面，申请人自己可能对主张的这个商业秘密本身并没有实际在美国市场上使用，但他只要主张了他是权利人的这个商业秘密。管辖权的扩张也是要注意的。在二审里第一个Slide里我们看到，巡回上诉法院最后的结果是维持了一审的贸易委员会的裁决。最近，2013年度的碎纸机议案，也是对商业秘密进行了调查，也是采用了管辖权的扩张。

    由于时间关系，我稍微提一下美国联邦法院和专利诉讼以及美国337调查程序和联邦法院的关联性：如果是关联案件，如由337调查先启动，在联邦法院的关联诉讼会暂时中止。大家要注意，337调查被认定的事实，会在日后关联诉讼中，被联邦法院作为事实认定的证据。最近的5个案件，其中有4个案件已经涉及被申请人为中国公司，slide上是中国公司的产品，都是近期市场比较“火”的产品。这些产品进口到美国，进入美国市场的时候，美国的权利人提出了这样一个专利337调查。

下面说下专利诉讼。我分享一下信息，

这是2017年的美国专利诉讼数据统计。

以上是普华永道对去年全美专利诉讼的统计。有一个最高的判赔，第二个是诉讼权利人的成功率维持在33%。

第三点，请大家注意，陪审团。 在我们看到这个统计结果之前，包括我们自己做中国诉讼的律师可能都没有想到，在美国专利诉讼这样一个技术含量那么高的一个复杂的诉讼过程中，八成的进入审理的案件是由陪审团来对事实是否侵权做出认定的。这个现象说明了什么？说明，应对由陪审团来参与事实认定的专利侵权指控，中国公司特别需要重视的是，由一个有丰富的跨境专利诉讼经验的美国律师团队来对案件进行准备和策略设计，是非常重要和关键的。陪审团就是由当地的社区民众组成，就是普通的民众，6到12个人组成的陪审团，而且对陪审团组成也有一个遴选过程。比如，如果是审专利案件，在陪审团遴选的时候，会对所有的陪审团成员进行一个背景情况问卷调查，然后由双方进行陪审团成员遴选。如果有技术背景和法律背景的人士，不出意料的话，通常都会被豁免进入陪审团。由于这些程序在中国是不存在的，我也特别想跟各位分享，在陪审团审理专利案件的情况下，中国企业尤其需要注意在程序上的把握，很复杂的专利技术问题，最后我们要在庭上去演示的时候，去进行积极的答辩，主张自己反驳证据的时候，是需要通过非常善于诉讼辩论技巧的律师来进行演示，在那种场合，纯粹的技术语言在庭上并不是一个最佳的解决方案。因为，如果陪审团成员对我们这一方的案件事实主张，证据举证，技术原理等不能充分理解的话，案件事实认定结果，我觉得是对我们不利的。美国的诉讼文化就是强调案件当事人之间的对抗，当然是在符合证据规则的前提下进行的一种对抗。

为什么陪审团的专利判案会非常地受欢迎？这个数字是持续攀高的。看司法统计结果，就能知道原因。因为陪审团的判决支持率比法官独任审理的案件判决支持率要高15倍。什么情况下案件进入陪审团？很简单，原被告只要有一方提出就可以，所以和其他国家司法制度相比，美国是保留陪审团制度最完整的一个国家（英国只在刑事案件中保留陪审团制度），即美国在民事、刑事、商事、知识产权等诉讼领域，都可以由陪审团来裁决。2017年的数字还是持续的稳定，2016年稍微略有下降。

这是美国联邦地区法院专利诉讼的分布图，前6个地区法院他们所有的专利诉讼案件，分布在联邦法院地区，这是最集中的。德克萨斯州的东区法院在数量上已经占到三分之一的专利诉讼案件，这是2016年的最新进展。但是这样的一个布局，在2017年5月22日美国最高法院刚做出的判决中，已经得到了一个重大的根本性的调整，我说的是管辖的调整。因为在这个案子里面，最终由于管辖问题发生了严重的分歧，最高法院认为，这个案子有必要提审，所以它在2016年的年底将这个管辖权的问题提审到最高法院，在这个案子里面，最高法院得出了这样一个结论。简单地讲，专利诉讼当中仅仅是因为销售产品来认定作为一个侵权的行为发生地的管辖连接点，这样的管辖美国最高法院是不认可的，还是会转回被告的所在地。对于这样一个最新的专利管辖权判例，中国的知识产权法官对这个走势也非常地好奇。因为，在国内专利诉讼案件中，销售产品的所在地是可以被认为属于“侵权行为地”，从而可以建立管辖连接点的，实践中，大部分原告会有意识地在管辖连接点上，即销售产品地作为起诉地，而不会主动到被告的所在地作为起诉地。所以这一点，是近期美国专利审判中，较大的一个调整，有分析认为，可能是因为东区法院德州的管辖近几年的发展，审理过大多数专利诉讼案件，对专利权利人判赔数量、支持率过高的原因。总之，陪审团参与的专利案件中，需要更多考量专利律师有无丰富诉讼经验，而不仅仅是技术背景下的专利代理人，这些就是在美国进行专利诉讼的过程中，无论我们是主动的选择，还是被应诉，需要考虑的因素。    

最后一点，中国公司在专利诉讼中，包括337调查中，是否应该应诉？做一个比较：在中国的民事诉讼过程中，由于中国诉讼程序的特点，人民法院是进行事实法律的全面审查，所以有可能虽然被告未到庭，法院进行缺席审理，但是案件的最终结果还是法院驳回了原告的诉讼请求。但是，如果类似情况发生在抗辩式的美国诉讼体系下，被告不应诉，结果就是缺席判决，判决结果对被告公司极有可能是非常不利的。以上就是中国企业走出去面临的一些问题和注意事项，需要认真对待。

我的演讲就到这里，谢谢大家！