导读：在2018强国知识产权论坛上，冯超律师讲述了恶意抢注商标的情况，结合典型案例解读了商标诉讼中对各种恶意情形的处理，并介绍了国外司法对恶意问题的处理经验。

尊敬的各位老师，各位领导，大家下午好！我是北京天达律师事务所的合伙人，非常高兴有机会可以和各位专家同仁们就商标抢注问题和大家做一个交流和学习。恶意抢注其是我们在商标的司法和行政执法中的一个老问题，而且在商标侵权和确权案件当中都占有很大的案件的比重涉及这一问题。首先我们看一下恶意的定义是什么？从历史上来看，在最早的古罗马《十二铜表法》中就有这样的定义：凡以不诚实的方法取得物的占有的行为即为恶意。在当今最权威的法律字典Black’s法律词典（第十版）中，被解释为理念、目的、或者动机的不诚信，从历史上来讲，恶意一直被理解为一种违背诚实信用原则的一种行为。在当今我国的法律当中，虽然对恶意没有一个统一的定义，但是与之相反的诚实信用原则是广泛存在我国的民商法律以及我国的商标法当中。

在实践当中，我国的司法和行政执法部门在商标的案件中归结出以下几个特点：商标在申请时存在意图盗用他人信誉、攀附他人商标的知名度、或者侵犯他人的在先权利、或者不以在正当经营中使用为目的，而是通过注册商标的行为来谋取不正当利益的主观意愿。所以在我国的司法和行政执法中恶意大致有两种情形，一种是以混淆为目的申请注册行为，另外一种是以非使用为目的，通过申请注册来进行牟利的这样一种行为。

恶意的反面就是我们所说的商标法第7条的诚实信用原则。恶意本身定义并不难理解，但是它在社会中产生的影响是非常的巨大，从商业道德的角度我们可以看出，国家通过司法和行政手段在市场中纠正不良的商业行为，营造良好的商业风气，树立良好的商业典范，是正常发展市场经济的一个必要的条件，从实践当中我们发现通过恶意抢注的行为获得更多的资源，而获得更有利的地位，是在抢注当中是一个司空见惯的情况，因此即便有关的行为在制度当中具有内在的合理性或者逻辑性，这种行为在现有的司法关系中恶性的发展，也是我们重新审视制度产生的一个必要性。从市场秩序的角度来看，在一个健康有序的市场中，经营者通过提供质量稳定的产品或服务，逐步确立其在市场当中的地位，但是由于恶意抢注将凝聚着其他经营者商誉的商标抢先注册打击了其他的合法的商标使用人的权利，并形成了病态的商标注册的恶性竞争。从立法的角度来看，我们可以看出商标的申请、商誉的所有以及善意的经营人可以通过查询避免商标侵权，但是实践当中由于商标注册和商誉实际所有人的分离，导致了消费者对产品来源的的混淆。

从现实出发，恶意认定有四种基本情形：一是在先商标由臆造词或者在先权利如作品、商号、装饰装潢、作品角色等独创性强的元素构成，诉争商标注册人作为同行或者与在先权利人存在特定关系而理应知晓其在先权利权益存在的，可以推定其注册诉争商标具有恶意。二是在先商标或在先权利知名度较高，诉争商标与其非常近似又不能证明其有正当理由的，可以推定其注册诉争商标具有恶意。三是诉争商标在使用时，通过故意宣传、诱导等方式使相关公众误以为该商标与他人在先商标或者其他在先权利人存在联系的，或者自己不使用商标却向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金、大规模提起诉讼的，可以推定其注册诉争商标具有恶意。四是诉争商标申请人大量注册商标，明显超出其正常的生产经营需要，扰乱了正常的商标注册管理秩序、损害社会公共利益的，可以推定其注册诉争商标具有恶意。这四种都是我们比较常见的商标恶意的情况，我们国家的法律对于规避商标抢注从立法和司法执法角度付出了很大的努力，从立法的角度来看，现行的法律第13、15、32、44条都是我们归置恶意抢注的主要条款，首先来看15条，在13年的修法中对于过去的代表、代理关系有进一步的扩大，在主体的角度来看，不限于相关的代理、代表的当事人，而且扩展到通过这个代理、代表关系以外的业务往来得之有商标存在的这样一个行为，那么第二个就是在代理、代表关系形成的时间阶段的角度从磋商阶段开始进入代理、代表关系保护的这样一个氛围。

在实践当中我们也遇到了大量的案件，比如15条在适应当中还发现了一些其他的情况，比如在部分案件当中代理人冒充品牌所有人在中国的代理的行为，印制授权书，以这样的行为进行欺诈性的使用或者混淆性的使用行为，那么这样的行为我们认为应当受到15条的规制。

另外，我们看一下商标法第7条。第7条实际上是2013年的修法的一大亮点，因为诚实信用原则首次作为一个单独的条款在立法中存在，但是存在的问题就是该条款与商标法的33条、44条中等异议和无效的程序性条款中没有一个衔接，使得第七条成为了一个原则性条款无法充分实施，实践当中我们也发现了商标局对第7条这样一个条款当中有一些创新性的运用，比如说在部分案件当中，商标局就援引将第7条与第30条的规定“凡不和本法有关的规定……不予公告”结合进而将未经许可而抢注在非类似的商品上抢注他人具有一定知名度但尚未达到驰名的商标做出不予注册的决定。

所以我们认为商标局的这样一种对第7条和其他条款的结合性使用，应当是反映了实践当中对于第7条的灵活运用和进行援引的一个客观的需要，今后我们也非常期待第7条能够在今后的修法当中进一步的落地，能够让第7条不仅仅成为一个理念或商标法一个原则性的规定，而更多的作为可以实施的一个具体的条款。

下面重点谈一下第44条第一款的规定，刚才最高人民法院的夏审判长提到了44条第一款的一些适用情况，我们在实践当中了解到最早适用44条之一来进行归置的案件，就是 “清样”案件，这个案件中就明确规定了，金泰公司有大量的申请和商标行为有明确的抄袭，这种行为扰乱了正常的注册关系秩序，损害了公平竞争的市场秩序，构成44条第一款规定欺骗手段和其他手段的取得注册的这样一个情形，并且该判决最终是以高级人民法院判决的形式认定41条之一，可以在异议程序中的可以参照使用，所以这是第44条之一在司法实践中获得更广阔范围实施的一个突破性案件，在这个案件之后我们观察到了最高人民法院以及高级人民法院在不同的案件当中，对于44条之一都予以了充分的重视，使得44条之一成为了打击抢注一个非常有效的手段，下面我们看一下刚刚海棠湾的案件，案该件为海棠湾个人利用政府部门的宣传条件，抢先注册了多个与海棠湾有关商标的行为，最高人民法院在判决中认定其没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为属于不正当占有公共资源、扰乱商标注册的行为。在这个案件之后，最高人民法院在多个案件中对44条之一都有非常充分和创造性的使用。比如海飞丝案件、Amcham、黑子篮球、Facebook等这几个案件，最高人民法院和北京市高级人民法院的这6个案例当中法院都对44条之一都予以了充分的使用，于是提出有了这样的几个问题。首先，我们注意到法院在适用44条之一的时候的四个要素，第一个是申请商标与知名商标之间的关系，是否是近似。第二个是申请数量与实际使用需求的关系是否过多。第三个申请品牌是单品牌还是多品牌。第四个是申请行为是否明显具有恶意，以及被抢注的商标是否具有知名度。

同时，我们也发现在最近的一系列案件当中呈现了一些新的施用44条之一的一些新的特点，比如说在多品牌和单品牌比较的要素当中，我们发现在司法实践当中实际上比过去有更灵活的态度，过去更多的判决是强调申请人必须抢注多个品牌才能够使用，而在最近判决的案件中，比如在Facebook案件当中，只有有3个品牌，在Amcham案件和黑子篮球当中，都只是有1个品牌，还是可以适用44条之一；第二个就是对于抢注商标数量的问题，从较早的海棠湾、黑子篮球的多个商报到Facebook 只有5个商标，可以看出对于这个多商标的要求，不同的法院在不同的案件当中针对不同的实际事实给予了比较灵活的处理，所以看出商标的数量本身并没有一个统一的或者强制性的限制，这也给我们作为一个商标律师一个比较大的思考的空间，第三个就是法律在认定的时候，仍然会考虑到被抢注商标的知名度，和注册人的恶意，但是这样的行为，对32条的适用而言，并没有一个强制性的要求，或者过高的知名度要求。

以上这些情况在2016年年底，商标局和商评委发布的《商标审查和审理标准》中，我们了见到该标准对“以其他不正当手段取得注册”条款给予了具体解释：（1）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；（2）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；（3）系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；（4）其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

那么我们认为第44条之一的使用，今后可能需要我们思考这么几个问题，首先我们是不是还要纠结于具体的抢注商标的数量问题，还是说我们更应当结合商标注册和使用的情况注意申请人的主观恶意情况并，进而判定对商标注册秩序造成的潜在威胁，而作出是否适用第44条之一的认可，我觉得这个问题可能是我们实践中需要去思考的。

第二个问题。就是适用第32条的问题上，由于我们在司法实践当中对于抢注商标的打击力度不断加强，相比于过去有了很多的变化，现在的抢注人，与过去相比，他们采取了更加隐蔽，或者更加灵活的手段，比如说我们了解的案件当中，申请人在申请的案件当中，不仅限于一个主体，而是在北京、上海、河北等多个地点申请了六个主体，这六个主体都有一个当事人及其亲属来控制，通过这些不同的主体，在不同地域，对于抢注商标的使用来完成他的侵权行为。

在实践中发生了这样一个情况，就是申请人是个人，那么同时在使用当中，他通过控制不同的主体来使用的，所以这样的情形下，大家可以发现，相比于过去我们打击商标抢注的行为，对于权利人维护自己的权利，实际上产生了更大的难度，因为你要主张32条所要求的要求，第一个就是你要主张商标在先使用过，你要主张商标通过使用形成了比较高的知名度，你还要证明这个抢注人具有他的主观的恶意，那么抢注人在实践的操作当中可以通过分立，来规避申请人主观恶意的风险。比如在我们代理的一个远藤株式会社的案件中，你根本看不出他的操作人与这个抢注人之间有什么样的关系，你没有办法从文件当中直接找到，但是通过这样的方式来可以控制公司，进而通过他的公司来抢注和盗用权利人的知识产权，包括权利人的域名，权利人的知名商品的包装装潢，权利人享有著作权的说明数，以及权利人法定代表人的照片，都被他用在自己的网站上。

所以在32条的适用上呈现了以下两个方面，第一个主体的分立化，申请人可以分离自己的申请主体和使用主体，增加了我们对恶意方面的取证困难，第二个是侵权立体化，侵权不仅仅像过去限于某一个商标的侵权行为，而是在商标域名著作权、包装装潢等等一系列产生全面的侵权行为。

过去我们我们说“道高一尺、魔高一丈”就是说我们现在的司法实践能不能跟上侵权人和抢注人的进步，现，我们的司法力度远远赶不上抢注人在实践当中他们在抢注问题上所动的脑筋，这个是需要引起我们各位法官、学者和律师重视的一个问题， 我总结了我们是不是要考虑对于今后对恶意问题采用更加灵活的一个态度：如果我们有证据证明申请人有关的主体，一个或者多个，对于抢注商标进行了混淆性使用，这种情况下是不是就可以认为满足了32条对恶意的要求，也就是通过使用的恶意来推定申请时的恶意，众所周知，如果一个人善意的申请这个商标的话，那么他一般不会在后续的使用当中恶意的去攀附别人；因而商标使用中的恶意是可以用来反推在申请商标的时候是不是处于一个善意的目的。第二个就是很多的申请人同时侵犯多个知识产权，比如商标、域名商号、知识产权，如果说这些情况同时出现在一个主体或者多个相关主体的时候，是不是我们可以推定申请人是具有恶意的，第三个就是有其他证据证明申请人存在攀附和混淆故意的。以上这几个情况是我们在实际当中遇到的新问题。

下面我们看恶意在商标权的行使中问题。大家知道商标的使用权有两个全能，一个是积极全能一个是消极全能，从商标法的法律上来讲使用权的范围小于这个范围，但是商标获得了注册是不是可以意味着自由的使用。其实不是这样的，TRIPS16条就规定，注册商专用权应当有权在阻止第三方有这种排除性的功能地但是权利的形式不应该损害任何现有的权利，也不应该影响其他授权的权利。我们在司法实践当中，我们知道2008年有一个权利冲突的司法解释，里面明确规定了如果注册商标的专有权侵犯了其他人的在先权利，权利人可以依照民事诉讼法对于该行为提起侵权诉讼，同时如果注册人的注册行为在实践当中采取拆分组合的方式来实现商标，这种行为仍然可能构成侵权。最高人民法院在驰名商标保法律解释中提到超出范围使用注册商标可以对其提起侵权诉讼，这些行为说明一个注册商标获得注册并不意味着他在任何的情况下都可以自由的行使自己的权利，如果他是一个恶意或者通过其他方式来抢注到的一个商标，在实践当中并不应该享有一个正常的商标权利人所应当享有的权利，应该享有使用权，我们来看一下备注的商标在先使用的行为，2002年的条例规定了这样一个服务商标在注册之日起，如果早于其他已经注册人的申请的话还可以继续使用，2013年的商标法就延续了这样一个规定，也就是注册人在申请注册之前，他人已经在相同或类型商标上先于商标注册人使用，与注册商标相同或近似并有一定影响的商标的话，注册商标专用权无权禁止在原范围的使用行为，就是我们所说的在先使用这样一个行为，那么实践当启航这个案件也依法判定了我们所说的依照性的商标法所判定的在先使用的一个案件，在这一个案件当中法院依法认定的在先使用的实施一个前提是，在先使用人必须是善意的，不能够存在过错、也就是不能够存在攀附的这样一种行为。。

所以我们可以看出我们国家是一个先申请主义国家，这是一个法律所规定的原则，但是该原则下，是应当依法保护在先商标使用人的合法权益，也就是我们虽然有一个是按照申请的原则来进行的规定，但是在实践当中如果出现了在一定范围内超过这个范围，就需要遵守一定的规定，这个规则就是诚实信用。

最后就是针对抢注在立法方面我们向提出几个思考的问题。首先是刚才提到的44条，44条现有的实践当中大家还是强调它有一个规模性的抢注的条件，那么规模性的抢注，数量性的标准是什么，我们刚才也提到了不应当拘泥于某一个数量来做决定，那么我们是不是将来我们可以通过司法解释的方式来明确一个主体或者相关的两个以上主体抢注两件或者两件以上的行为就可以构成44条所要求的规模性的要求，进而将使44条的范围进一步的明确化，我也非常期待将来有一天我们能把44条的规定能够上升为我们的商标法的法律，这个对于指导我们商标行政诉讼有很大的意义。

还有就是最高人民法院的《商标确权规定》第23条里面规定了一个条款，就是“在先使用人主张商标使用人以不手段抢先注册其在先使用，如果在先商标有一定的影响，而商标申请人明知或者应知该商标的影响，即可推定其构成以不正当手段抢先注册，但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外”，它在实际上的司法实践当中产生了一个效果，就是商标的申请人是可以通过反证来证明，他没有盗用别人的商誉；但是作为权利人来主张自己的权利，来打击别人抢注的时候，实际上是没有办法直接利用这个条款。我们觉得是不是可以将来考虑修改成有证据证明商标的申请人在实践当中具有混淆性使用的话，就可以认定其为明知或应知的该商标的要素，也就是我们能够进一步的把主观的要素，明知或应知恶意要素在32条的适用中的考量的重要性更加提升。第二个就是如果在先商标已经使用或者明知和应知的推定，就是能够在恶意非常明显的情况下，能够降低我们使用和商标的知名度这样一个要求，第三个就是刚刚提到的关于第7条的使用，第7条的话不应当成为一个放在书架上的理念，比如和33、44的条款结合起来让它落地。谢谢大家！