导读：在2018强国知识产权论坛上，天元律师事务所合伙人孙彦带来了关于标准必要专利许可争议面临的国际司法冲突的问题，以三星与华为的系列案件为例，探讨了标准必要专利许可争议的国际司法冲突的解决之道。

各位来宾上午好！今天我在这里分享一下标准必要专利许可争议的国际私法冲突的研究心得。

本人从上个世纪九十年代中期开始，从事知识产权诉讼案件的代理业务。那时候，国内的知识产权案件主要集中在外国企业对其享有权利的软件或者专利在中国提起维权诉讼，例如本人多次代理微软公司处理其在中国的软件侵权诉讼。技术市场表现为引进国外技术与知识产权，中国企业的技术和产品尚未大规模走出国门。近年来，中国的企业强大起来了，其产品和技术走向国际市场，例如华为、中兴和小米等企业。企业走出国门后，随之而来的是中国企业的知识产权的国际保护问题，并带来了知识产权国际保护的新问题。最近发生的三星公司针对中国深圳法院的判决在美国加州北区法院申请反禁令并获得支持就是一个非常值得关注的现象。

华为公司是我国通信行业的巨头，其在通信行业积累的技术和专利非常雄厚。三星公司也是一家国际通信行业巨头，其在3G和4G技术领域也拥有许多专利技术。双方在3G和4G技术标准中都有许多标准必要专利，并在研发和制造手机等产品过程中，不可避免地会使用对方的专利技术，为此双方需要通过谈判达成交叉许可协议。但是经过一系列谈判，未取得结果。于是双方开始互诉。2016年5月25日，华为率先在深圳中院状告三星专利侵权，对外正式宣布在加州北区法院提起诉讼。7月22日，三星公司在北京知识产权法院起诉华为公司，索赔1.61亿元。客观的讲，双方起诉的目的是通过诉讼来促进交叉许可谈判，达成协议，而不是真的想要对方停止使用专利技术。因为这对双方的产品都是致命的，其原因是各方的产品均使用了对方的标准必要专利。根据网络公开的统计，华为针对三星主张了20多个专利，其中标准必要专利有13项，非标准必要专利有7项;三星对华为主张了22项专利，其中标准必要专利有14项，非标准必要专利有8项。

补充解释一下，什么是标准必要专利？首先从标准化说起，为适应科学发展和组织生产的需要，在产品质量、品种规格、零部件通用等方面，规定统一的技术标准，以便整合和引导社会资源，激活科技要素，推动自主创新与开放创新，加速技术积累、科技进步、成果推广、创新扩散、产业升级以及经济、社会、环境的全面、协调、可持续发展。简而言之，实行标准化有利于整个社会资源的节省、有利于技术的推广。举个最简单的例子:我们的手机充电接口五花八门，最少有苹果、三星、华为三种，这个不仅对用户不方便，而且每款机器配一个充电器浪费了社会资源。在标准化过程中，特别是在新技术标准的制定过程中，需要吸收最先进的技术，此时不可避免的把一些专利技术纳入进来，特别是一些技术标准是技术协会组织制定的，其成员就会把其专利技术写入到标准中，而且有些专利技术对于新的标准是不可或缺的，这些专利就是标准必要专利，并且在实施标准时无法回避和绕开。概括一下，标准必要专利（Standards Essential Patents，SEP）就是指包含在国际标准、国家标准和行业标准中，且在实施标准时必须使用的专利。其特点有三：强制性、不可替代性、必然实施性。

当一项专利为实施技术标准的必要专利时，专利权人可能“劫持”标准实施者，以向法院申请禁令和诉讼相威胁，经过讨价还价，获得不合理的高额许可费。在这种情况下，对专利的实施人是非常不公平的。为了解决这个问题，很多标准化协会（包括European Telecommunications Standards Institute，欧洲电信标准化协会，简称ETSI）在制定标准时，要求参与者遵守两个原则：一是充分披露原则，即充分公布对标准而言必要的专利；二是FRAND承诺，即不可撤回地承诺按FRAND条款许可他人使用标准必要专利。什么叫FRAND？就是公平（Fair）、合理（Reasonable）、非歧视原则（Non-Discriminatory）。标准必要专利权人在专利纳入标准化体系之时，即被要求做出承诺，就标准必要专利以“公平、合理、非歧视”的条款对标准实施者授予专利许可。如双方无法对“公平、合理、非歧视”的许可条件达成共识，可以请求法院裁决。公平是指双方谈判地位平等。合理是指专利许可费标准合理。非歧视是指交易条件相当的不同标准实施者，SEP持有者提供的许可条件应该是相同的。根据目前的行业惯例，对SEP进行交叉许可谈判的时候，标准参与者必须要遵循FRAND准则，这个准则也被各国法院所认可并在相关案件裁判中予以使用。但是由于对公平、合理、非歧视的判断存在极大的主观性，因此各国法院掌握的尺度并不一致，法官的自由裁量权极大。对于同一案件，不同法官可能会给出不同的裁决。例如在Samsung针对Apple的iPhone和iPad申请的禁令案件中，2012年3月，荷兰海牙市的区法院根据FRAND原则认为Samsung的行为构成了权利滥用，驳回了Samsung的禁令申请。2012年8月，韩国汉城区法院对该案做出了完全不同的判决，该法院认为，基于FRAND原则，依据ETSI知识产权披露政策而来，没有禁止必要专利权人寻求禁令救济，Samsung申请禁令的行为不属于韩国法律中权利滥用的行为，因此有权获得禁令救济。这样看来，对于FRAND准则，除了理解不一样，还有国际经济竞争中保护本国企业的因素在里面。所以看似公平的原则，真正适用FRAND的时候，其实很难做到公平。

美国司法部、联邦贸易委员会、美国专利与商标局等执法机构均认为，如标准必要专利权人有权对标准实施者主张专利侵权并寻求禁令救济，将使标准实施者迫于无法继续实施标准的压力，与之达成不符合“公平、合理、非歧视”原则的许可合同，支付过高的许可费用。因此，“公平、合理、非歧视”，实质上已包含就标准必要专利侵权放弃寻求禁令救济的承诺。标准必要专利权人主张专利侵权并寻求禁令救济，构成对“公平、合理、非歧视”承诺的违反。因此，美国的司法机构认为FRAND承诺赋予标准必要专利权人善意协商的义务。

回到三星公司与华为公司之间的争议，最先是三星公司提出来在3G/4G标准中，涉及了其专利技术（包括标准必要专利），双方开始专利交叉许可谈判，但是双方谈了很长的时间，一直未能达成协议，然后开始双方互诉。2016年5月24日，华为公司在加州北区法院提起诉讼，认为三星公司侵犯华为公司11项SEP；三星公司违反其以FRAND条款达成交叉许可的承诺；请求法院为双方在全球范围内的交叉许可设定FRAND条款；请求法院禁止三星在任一法域就3GPP标准必要专利申请禁令救济。2016年5月25日，华为公司在中国提起11项诉讼，其中10项在深圳中院，8项与加州北区法院诉讼有关（包括涉诉专利的直接同族专利）。

这里需要说明的是，由于专利需要在不同的国家分别进行申请，分别获得保护，所以从法律意义上讲，在中国获得保护的专利与在美国获得保护的专利其实是不同的专利。但从技术角度上看，其实是同一技术方案。在诉讼程序上，在美国起诉的案件，一定是针对美国专利，在中国起诉的案件是针对中国专利。两者保护的客体是不一样的。

2018年1月4日，深圳中院先于美国法院做出判决，要求三星公司停止制造、销售、许诺销售侵害华为专利权行为。深圳中院的判决涉及两个专利，专利号为ZL201010137731.2和ZL201110269715.3，相关权利要求对应于华为公司在美国加州北区法院用于起诉的同族专利US8369278和US8885587的权利要求。深圳中院判决主要基于以下几条理由，第一个就是三星公司的做法不符合FRAND的原则，三星公司坚持将SEP与非SEP打包许可，即把标准必要专利和非标准必要专利一起来谈，是十分过分的。因为FRAND只适用于标准必要专利，三星公司打包许可显然是为了谋求更大的利益；第二个是三星公司未积极回应华为公司提交的SEP权利要求对照表；第三个是三星公司报价消极，三星既不积极单方报价，也不积极反报价；第四个是三星公司无正当理由拒绝华为提出的通过仲裁促成SEP交叉许可的提议；第五个是法院主持调解过程中，三星公司对此未提出实质性调解方案，明显恶意拖延谈判；第六个考虑因素就是华为与三星在全球拥有的SEP实力相当，华为向三星的报价符合FRAND原则，三星的报价不符合FRAND原则。基于上述几点理由，深圳中院认为，三星公司没有按照FRAND的原则履行其承诺义务，遂做出了停止侵权的判决。

一审判决后，三星公司向广东省高院提出上诉，目前案件在审理过程中，判决尚未生效。在此期间，三星公司向美国加州北区法院提出申请，请求裁定华为公司不得执行深圳中院的判决。美国加州北区法院做出裁定，裁定华为公司不得申请执行这个深圳中院判决。根据中国法律，深圳中院判决目前没有生效，如果广东高院终审维持深圳中院判决，那么判决就生效了。在这种情况下，华为公司就面临一个非常大的困境，美国加州北区法院判令华为公司不能去申请执行这个判决，华为公司到底是去还是不去执行深圳中院的判决？需不需要遵守加州北区法院的裁定？如果不遵守的话肯定是有法律风险的（例如影响华为公司在美国加州北区法院的案件审理、会受到加州北区法院的民事制裁）。毫无疑问，加州北区法院的裁定对于中国司法主权也是有影响的。由于美国法院的裁决而导致中国当事人不敢申请执行中国法院做出的生效判决，这是一件非常麻烦的事情。

美国加州北区法院做出的禁止执行其它法院生效判决的裁定法律上称之为禁诉令（或“反禁令”）。禁诉令的制度源于英国，最初主要是解决王室法院和教会法院的冲突，王室法院通过发布禁诉令，限定教会法院的管辖权，后来衡平法院应用此方式阻止当事人在普通法院起诉。禁诉令可以说是英美法系国家以及少数法院用以对抗挑选法院和平行诉讼的一种历史悠久的措施。目前保留禁诉令制度的国家和地区，不限于美国、英国、澳大利亚、法国，其实中国香港司法制度中也有禁诉令。从禁诉令的历史和使用的范围看，此次美国加州北区法院做出这个裁定，不是针对中国华为公司专门搞出的制度，不存在阴谋论，与中美贸易战无关。

加州北区法院在华为案件中引用的是美国第九巡回上诉法院在微软公司诉摩托罗拉公司案件中确定的原则。在该案中，Motorola向微软公司发出SEP许可要约，微软公司认为许可费过高，超出FRAND的范围，遂向法院提起确认之诉，主张Motorola违反其依据FRAND条件授予许可的合同义务。该诉讼未决之前，Motorola在德国基于该诉讼涉诉专利范围之内的欧洲同族专利的侵权申请了禁令，德国法院裁定侵权存在，并确认将在上诉审查结束后下达禁令。上诉审查结束前，微软公司提起禁诉令申请，请求法院禁止Motorola执行德国法院下达的禁令。第九巡回法院遂发布了反禁令，支持了微软公司的请求。第九巡回法院认为，“禁诉令”在以下情况下是合理的：

1、法院当前正在审理案件的当事一方在外国的诉讼将使法院公正审查当前争议的能力受到阻碍。

2、如不下达禁诉令，将损害当前诉讼的完整性。第九巡回法院同时强调，初级法院有义务在必要的范围内保护其依法取得的管辖权，以为诉讼双方提供完整的正义。

美国加州北区法院认为：1、华为在加州北区法院提起诉讼早于在深圳中院提起诉讼，且选择将设定全球范围内交叉许可FRAND条款的请求提交加州北区法院，加州北区法院对该事项有管辖权。2、法院应首先审查目前双方许可的行为是否符合FRAND原则，确立FRAND标准后，才可能考虑是否构成侵权的问题。深圳中院先判定三星侵权，将使加州北区法院审查FRAND条款无意义。3、深圳中院禁令的执行将导致三星在中国的工厂停产，对三星的影响巨大，可能迫使三星仓促和解，接受不符合FRAND原则的许可费。4、本案案情符合禁诉令的适用条件。

对于华为与三星案件的反禁令，我简单谈一下个人的看法：

第一，禁诉令是解决平行诉讼的问题，但是华为与三星案件不属于平行诉讼。理由有几点：1、专利的国际诉讼不存在挑选法院，多国诉讼是基于主权国家司法管辖权的必然，就是说你在中国的专利，只能在中国去诉讼，你没有办法挑选，你想解决哪个国家的问题就要到那个国家提起诉讼；2、专利的国际性和地域性特征，两家相同公司的国际专利诉讼由于专利权的地域性效力，实质相同的技术在不同的国家分别依据不同的法律授予，诉讼标的的差异不属于平行诉讼。3、一项标准中具有多个SEP，诉讼程序要求每一个专利为一个案件，因此国内外的案件不一定针对同族专利。更关键的是在很多的国家专利诉讼中，当事人是不一致的，对于华为和三星系列案件来讲，在美国起诉的是三星电子，在中国诉的是三星中国，被告主体是不一样的。基于上述理由，本人认为华为与三星的系列案件应该不属于平行诉讼，禁诉令不应适用。

第二，禁诉令对中国的司法主权确实产生了影响。首先，禁诉令制度对中国裁判机构做出的裁判的权威性提出了挑战；禁诉令说是不针对中国法院，只针对中国的当事人，但是如果华为公司最后不敢去申请执行深圳法院的判决，这个判决的权威性肯定会受到影响。其次，禁诉令实质是对我国司法主权的侵犯：禁诉令表述为只针对当事人不针对法院。技术上的规避不能掩盖其对他国司法主权损害的本质。属于间接干涉他国管辖权。正是基于此原因，欧洲法院在欧盟内部限制签发禁诉令。

第三，禁诉令实质是对管辖权的争夺。目前英美等国极力扩张本国法院管辖权的范围，例如英国的“实际控制”管辖原则和美国“长臂管辖”原则。

那么怎么解决这个问题？我有两点建议。

第一点建议是消极对策，就是不予承认和执行美国加州北区法院的裁决。这种做法在我国是有法律依据的。我国《民事诉讼法》第二百八十二条规定，人民法院对申请或者请求承认和执行的外国法院作出的发生法律效力的判决、裁定，依照中华人民共和国缔结或者参加的国际条约，或者按照互惠原则进行审查后，认为不违反中华人民共和国法律的基本原则或者国家主权、安全、社会公共利益的，裁定承认其效力，需要执行的，发出执行令，依照本法的有关规定执行。违反中华人民共和国法律的基本原则或者国家主权、安全、社会公共利益的，不予承认和执行。但是这种消极做法无法消除当事人（华为公司）在美国承担的法律责任，如果当事人（华为公司）违反禁诉令，将被判藐视法庭、处以罚金、监禁并赔偿当事人损失等制裁。因此消极对策不能解决当事人的这个困难。

第二点建是积极对策。积极对策就是限制当事人在国外申请对我国法院判决的反禁令，或者要求当事人申请撤回反禁令。在我国的司法实践中，曾经出现过这样的案例。武汉海事法院曾经处理过一个案件，一家保险公司在武汉海事法院起诉一家船舶租赁公司，并采取了财产保全措施。武汉海事法院采取诉讼保全措施后，被告船舶租赁公司在香港法院申请了禁诉令。武汉海事法院认为，此做法是对自身管辖权的侵犯，依据《海事诉讼特别程序法》第五十一条，发出海事强制令，责令船舶租赁公司立即向香港法院申请撤回禁诉令。这是中国法院积极采取措施，通过责令当事人撤回禁诉令的申请来保护我国司法主权的成功案例。对于民事案件，我国《民事诉讼法》第一百条也规定了人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定责令其做出一定行为或者禁止其做出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。因此通过行为保全措施可以限制当事人在海外申请对中国法院判决的“反禁令”或者要求其撤回已经申请的“反禁令”。就华为诉三星案件，能不能做到？还有一个问题，就是两案的被告不一样，深圳案件的被告是中国三星，加州北区法院案件的被告是三星电子和美国三星，向深圳法院申请对三星电子和美国三星采取行为保全是存在障碍的。如何破解这个困局，还需要进一步探讨。

由于时间关系，先分享到这里，谢谢大家！