导读： 在2018年强国知识产权论坛上，上海知识产权法院审委会专职委员陈惠珍做了“商标侵权纠纷中的抗辩审查”的分享。阐明原理，借鉴西方立法例及典型案例，解读了商标的合理(正当)使用抗辩，通过对远航船务公司——博格西尼公司商标侵权案的分析，道出了商标的在先使用抗辩。之后理论与案例结合，讲解了侵权商品销售商免赔抗辩。

各位来宾，下午好！非常高兴得到会议方的邀请，和大家分享一下“商标侵权纠纷中的抗辩审查”，在一个商标侵权案件中，被告方当事人往往会提出很多的抗辩。抗辩其实很多种，我今天讲三方面的抗辩：一是商标合理（正当）使用抗辩；二是商标在先使用抗辩；三是侵权商品销售商免赔抗辩。

先讲商标合理(正当)使用抗辩。

商标合理使用（也有用“商标正当使用”）是指他人在生产经营过程中可以正当地使用权利人的商标，而不必获得许可和支付使用费。商标合理使用有两种，一种是叙述性合理使用，是指注册商标的词汇在一般叙述意义上的使用。正因如此，有学者认为，叙述性使用不应当算是“商标合理使用”，因为它只是叙述性词汇、描述性词汇的并非商标意义上的使用，不应归入到商标的合理应用中(这里对此不作评论，只是介绍下情况)。另一种是指示性合理使用，主要是指为了说明商品或服务与注册商标之间的某种联系而使用商标。

对于商标合理使用，很多国家都做了一些制度性的规定，美国更为典型，我们国内对美国商标合理使用制度的研究和案例引介较多，因此，基本原理上更多地借鉴了美国的商标合理使用制度的一些元素。美国的商标合理使用制度首先是基于1946年的《Lanham法令》，其中规定了法定合理使用，构成要件是：善意、合理、描述性。随后在一系列的案例中，逐渐发展创设了指示性商标合理使用的规则，并且在几个具有典型意义的案件中，对指示性合理使用的举证责任、认定标准等做了不断的补充和发展。根据这一系列的案例，指示性合理使用也归纳出三个构成要件：必要性、合理性、不暗示关联关系。

这里介绍一下我国商标合理使用制度的情况。在2001年的商标法修改以前，基本没有系统的、成文的规定，主要是行政执法和司法实践的探索和个案的处理。在国家工商局有关批复和文件中，涉及到一些相关的内容，这里查到了几个工商局的批复和文件，如《关于将唐山作为产地名称使用不构成商标侵权的意见》、《关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知》、《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店（专修店）企业名称及营业招牌的通知》等。

在2002年的商标法实施条例第49条第一次将商标合理使用作为一个条文性的规定出现，2013年的商标法修改时，就是把条例49条上升为法律规定，即现行商标法第59条的有关内容。现行商标法第59条第一款基本照抄了原实施条例第49条的内容，第二款增加了涉及三维标志形状的正当性使用问题。司法实践中，近十多年来涉及商标合理使用抗辩的案件逐渐增多，案件复杂程度和侵权判断难度也随之加剧。

根据审判实践中遇到的案件、有关条例规定和现行法律的规定，我们在审理中把握的原则，也可以归纳成三个方面，一是主观状态方面，要认定他构成合理使用的话，行为人主观方面应当是善意的，并且是有说明或者描述的必要；二是行为表征方面，这种使用应当具有正当性和合理性，使用中不能过于夸张，故意在跟商标的关系方面作一些扩张性的说明或添加；三是客观结果方面，对相关公众不应该导致混淆，不应该向公众暗示其与商标权利人有某种关联关系。

这里我想借助自己办的两个案件给大家做一下讲解说明，FOR VOLVO案，一企业生产汽车滤清器出口，商标权人申请了海关保护，这批产品就被海关查扣。商标权人随后向法院提起商标侵权诉讼。原告认为，由于被告产品上、包装上都没有表明产品生产商或其他真正的提供者的名称，相关公众无法获知该商品的真正来源，还会使相关公众认为，这是VOLVO生产的或者是与VOLVO有关联关系的企业生产的。被告作商标合理使用抗辩，认为商品上标了“FOR VOLVO”是说明滤清器专用于VOLVO汽车。被告还提出，产品包装盒上有委托企业的名称。经审查，被告产品包装盒上有个一分硬币大小的激光标志，上面有几个英文大写字母，被告认为这是委托商的企业名称首字母。但这几个字母很不明显，庭审中连被告的委托代理人都是经几次调整角度仔细辨认才分辨出这几个字母。法院认为，这样的标示不足以让相关公众正确区分商品的提供者，商品上唯一显著的是VOLVO。因此，法院最后认定被告的合理使用抗辩不成立，构成商标侵权。

另外我再介绍一个涉及到商品名称使用的案例。原告2005年在41类在线服务注册了“大富翁”商标，被告开发了一款“盛大富翁”游戏。从时间上看，在原告注册商标公告之后2-3个月，原告公证取得被告运营该款游戏的证据。原告认为， “大”和“盛大”意思相同，“富翁”两字相同，原告商标注册在41类的提供在线服务上，被告在在线游戏上使用，服务类别也相同，因此“盛大富翁”对“大富翁”构成了商标侵权。被告抗辩，首先， “大富翁”商标注册后，原告在注册类别上没使用过，其在单机版游戏是作为游戏名称使用的，在单机版游戏使用的是其他商标。被告还提供了37份证据，来证明“大富翁”是一款世界范围内广受欢迎的棋牌类游戏。最早可追溯到20世纪30年代，当时美国正处于经济大箫条的时期，有一个失业工程师发明了一款名为Monopoly的模拟现实房地产经营的棋牌类游戏。

这款游戏上市后，在美国当时经济箫条情况下，起了一种在棋牌游戏中发一把财的精神提振作用，并很快传播到80多个国家。当这款游戏传播到香港、台湾、新加坡时，用的中文名称就是“大富翁”。出现电脑以后，也有了模拟现实房地产经营的单机版、手机版游戏，人们仍沿用“大富翁”作为这类游戏的名称。经过审理，最后法院认定，被告的商标合理使用抗辩成立，行为不构成商标侵权。

商标合理使用抗辩在互联网环境下，又出现了一些新的特点。一是域名、网站名、微信公众号名称等成了新的商业性标识，增加了商标合理使用抗辩的途径，使案件事实更为复杂，法律判断需要考虑的因素更多；二是网络互联互通的便捷性，给商标指示性合理使用增加了一定宽容度，如搜索关键词、元标记的设置，初始混淆在商标侵权判断中的认定等；三是竞价排名的泛滥，增加了用户搜索成本，干扰了正常的搜索秩序，累及关键词搜索的合理性遭到质疑。

现在讲第二个抗辩，商标在先使用抗辩。

商标在先使用抗辩是商标法为了克服登记注册制度的缺陷，弥补申请在先原则的不足而设计的一种补救措施，目的在于平衡商标注册人和商标在先使用人的利益。主要存在于只认可商标权注册产生的国家和地区，我国是规定于商标法第59条第三款。根据这一规定，主要有这么几个要件：一是使用人在注册人申请商标前早于注册人使用（双在先）；二是在先使用商标有一定影响；三是假如前面条件成立，在原有使用范围使用才算合理使用。

这里也结合具体案例，远航船务公司和博格西尼企业发展有限公司的商标侵权案。原告2013年3月在第18类钱包(钱夹)、背包、公文包等商品上注册了“BOGEA SENI+博格西尼”（上下排列） 商标。被告作在先使用抗辩。被告方面的情况比较复杂，首先是成立于1996年的雄风公司在第25类服装、鞋、帽子、领带、皮带(服饰用)等商品上注册“BOGEASENI”、“博格西尼”两个商标。2001.11.成立的“博格西尼服饰公司”受让该两个商标后经营男士服装。2009年被告“博格西尼企业发展有限公司”成立，2010年两件商标又随之转让给被告。在博格西尼服饰公司及被告持有商标期间，商标被使用于店招、男士服装及手拿包、公文包、票夹、皮带等商品上，并进行了较大规模的品牌宣传，如网络、电视、国际赛事赞助、在品牌展会发送年度宣传画册等。还在多地大型百货商场开设专卖店。期间，两个博格西尼公司曾经共同经营，后由被告独立经营。前述公司在经营男士服装过程中同时经营男士配饰，如围巾、手拿包、公文包、票夹、皮带等，在店招及商品吊牌、标识上使用与服装同样的商标。

法院经审理认为，被告使用在男士手包、皮具等商品上的“BOGEASENI”、“博格西尼”分别与原告商标构成近似。但被告第25类商品上的商标早在原告设立前就已注册，被告及其关联公司早于原告申请注册商标前在第18类商品上已使用涉案标识，并作了较大规模的宣传。故被告在第18类在先使用涉案标识并已产生了一定影响。该商标上的商誉既有原使用人的贡献，也有被告与原使用人共同经营期间的贡献，后来品牌专柜的经营由被告承接，因此被告与之前的使用人具有业务承继的关系。作为业务继受者，被告有权就该未注册标识主张在先使用抗辩。

时间关系，我现在讲第三个抗辩，侵权商品销售商免赔抗辩。这是我国现行商标法第64条的规定，“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任”。关于销售商责任，在我们的商标法里有几次的规定都是不一样的。1982年商标法没有规定销售商行为构成侵权，1993年商标法规定“销售明知是假冒注册商标的商品”属侵犯注册商标专用权行为。2001年商标法规定“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任”。只要有销售行为即侵权，但无过错可以免赔。从这个过程看，应当说反映了法律规定是越来越倾向于保护商标权的。从不规定侵权到把它规定为请求权成立规范，因为明知情况下构成侵权，从法律规范的性质来看，是一个请求权成立规范。而请求权成立规范的举证责任在于权利人，现行法规定的是一个抗辩规范，抗辩规范是确立这一行为侵权的前提，若要免赔则由被告承担举证责任。

在实践把握上，从具体规定出发，免赔条款可以分解成的两层意思：一是销假商有合理理由不知道是假冒商品。主观方面看，销售商已尽到合理审查义务仍未能知道是假冒注册商标商品；从该假冒商标商品的特点看，符合一个正常商品的市场要素。 二是销售商合法取得该假冒商品并说明提供者。前半部分指是否合法的定性，后半部分指具体来源渠道。这两层含义既互为独立又互有影响，证明了合法取得必然也已经证明了具体提供者，但指明了具体提供者并不当然能得出合法取得的结论。

关于合法取得，在现行的商标法实施条例第79条对此有涉及，这一条主要是从进货凭据来说的。实际把握中应根据商品的特点，符合当前经济环境一般认为通行的做法，也可认为合法，如能够证实的进货凭据，进货单等等，当然也要看商品本身的特点。我这里再讲一个销售商免赔的案例，上述就是本案中涉及的两个标识。甲公司是专门经销榴莲干的，也有货品在上海第一八佰伴销售。八佰伴与其签定合同时的情况是，甲公司的榴莲干来自泰国乙公司，甲公司是乙公司的中国代理经销商。当时在上海第一八佰伴销售的商品包装上既有甲公司的商标，也在包装袋反面标有乙公司的商标（即“太阳笑脸”商标）。数年后，甲、乙公司因有矛盾终止了代理经销关系。后乙公司起诉甲公司和第一八佰伴侵犯商标权，因为在第一八佰伴销售的榴莲干包装背面使用了与“太阳笑脸”近似的商标（即上图中“更改后的标识”）。经审理查明，甲乙终止代理经销关系后，甲公司将商品包装背面的乙公司商标作了变更，其他仍维持原样。诉讼中，第一八佰伴作销售商免赔抗辩。对这个案件，法院认定甲公司在同类商品上使用与乙公司商标非常近似的标识构成侵权。而第一八佰伴长期销售该商品，在整个的包装没有变化，仅包装背面小有变化，作为销售商确实较难发现，因此认定其免赔抗辩成立，仅承担停止销售的责任。

已经超时，我就讲到这里。谢谢大家！